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변리사 컬럼

특허 정정의 적법 요건

2021.08.04 10:25

webmaster 조회 수:7

◇특허청구범위의 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단하는 기준◇

정정과 관련하여 기존 대법원 판결과 심판 실무를 보면, 개별 청구항을 중심으로 청구범위 감축을 판단한 사정이 있다. 즉, 실무상 주로 문제되는 유형인 청구항을 한정하거나(상위개념의 하위개념화) 청구항에 부가(구성요소의 직렬적 부가)하는 정정은 일단 형식적으로 청구범위 감축으로 보고 ‘실질적 변경’ 여부에 따라 정정 인정 여부를 결정하게 된다. 그 결과 우리나라에서는 종속항의 추가나 카테고리 변경이 허용되지 않는 등 유럽특허청(EPO)이나 일본에 비해 결과적으로 정정의 인정범위가 더 제한된다.

 

대법원 2016후342

 

  구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다.


☞  정정 전 특허청구범위에 기재되어 있지 않았던 원심 판시 추가구성 1 및 추가구성 2 의 구성을 추가한 이 사건 정정은, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다고 판단한 사안

 

 

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