대법원 2019.1.31 선고 2017다289903 판결은 방법발명 특허의 권리 소진에 대해 다루고 있습니다. 

I. 판결의 요지

甲(원고)는 ‘마찰이동 용접방법’이라는 방법발명(A)의 특허권자이다.  해당 발명의 특징은, 접합할 부재들의 결합선 위에서 프로브에 강한 압력을 주면서 회전, 이동시킴으로써 마찰열로 부재를 녹였다가 굳혀 용접을 수행하는 데 있다.  甲은 乙(보조참가인)에게 A 발명을 실시하는데 적합한 장비 (마찰교반 용접기)를 제조·판매해도 좋다는 실시허락을 하였고, 그 뒤 丙(피고)은 乙로부터 乙이 제조한 마찰교반 용접기를 구매하여 사용하고 있었다.  甲은 丙을 상대로 자신의 방법발명(A)에 대한 특허침해 소송(손해배상청구)을 제기하였다. 

대상판결은, ① 방법발명에 대한 특허권자 등이 그 방법 발명을 실질적으로 구현한 물건을 적법하게 양도한 경우에는 권리소진으로 인해 양수인이나 전득자가 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 특허권의 효력이 미치지 않는다.  ② 사안에서, ㉠ 丙이 사용한 용접기는 방법발명(A)의 실시에만 사용되는 전용품이고 그 기술사상의 핵심 구성요소를 모두 포함하고 있어 A를 실질적으로 구현한 물건이며, ㉡ 乙이 丙에게 마찰교반 용접기를 판매한 것은 특허권자인 甲의 허락 아래 이루어진 적법한 양도이다. ㉢ 이처럼 丙이 적법하게 용접기의 소유권을 취득한 이상 甲의 A 특허는 소진되어 丙의 용접기 사용행위는 침해를 구성하지 않는다(원심은 정당하다)고 판시하였다.

II. 검토 의견

특허 발명이 방법 발명이므로, 방법 발명의 효력 범위에 관한 규정을 살펴볼 필요가 있다. 

직접 침해와 관련된 규정으로서는, 특허법 제94조가 있고, 간접침해와 관련하여서는 제127조의 규정을 살펴볼 필요가 있다.

특허법 제94조는 "특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다"라고 규정하여, 방법 발명의 경우, 그 방법을 사용하는 행위는 침해를 구성할 수 있다. 

특허법 제127조제2호는 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에 대해서도 침해 태양으로 규정하고 있다.

사안의 방법 특허를 그대로 구현한 제조 장치의 사용 행위는 그 방법의 사용을 수반하여, 丙의 사용 행위 자체는 방법 발명의 실시에 해당한다.  따라서, 사안의 경우, 丙의 실시 태양에 대해 직접 침해를 인정하고서, 방법 특허에 대한 소진을 적용할 수도 있다고 본다.

그러나, 대상판결은  乙이 제조한 마찰교반 용접기를 구매하여 사용하는 丙의 실시 태양에 대하여 간접침해의 법리를 들어 침해를 인정하고, 나아가 특허권의 소진 이론을 적용하여 침해를 조각한 점에 특징이 있다. 

이러한 대상판결의 입장과 관련하여, 乙이 갑으로부터 허락 받은 실시 범위가 방법 특허를 그대로 구현한 제조 장치의 제조 행위여서 간접침해에서 언급하는 실시 태양에 해당한다.  이점 고려하면, 丙의 소진 이론의 적용 범위도 乙의 적법한 범위, 간접 침해의 태양 범위 내에서 이뤄져야 하는 것으로 보아 취한 것이 대상 판결의 고민점이 아닌가 한다.

결론적으로, 대상 판결은 방법 특허권의 소진 이론 적용시 특허법 제127조제2호의 간접침해에 해당하는 실시 태양을 포섭하여 적용한 점에서 실무상 의의가 있다

                                                                                                                               김권석 변리사