In Korea, a Faithful and Successful Intellectual Law Firm is IPMAX

아이피맥스 구성원은 고객의 지적재산의 가치를 극대화하는 전문가들입니다

Phone


변리사 컬럼

상표권자의 상표사용의무로서 상표 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적인 취지에서 대부분의 국가에서는  불사용 상태가 지속되는 등록 상표에 대한 상표 취소심판을 규정하고 있다.

사용하고자 하는 상표와 유사한 선등록상표가 있는 경우, 선등록상표가 사용되고 있지 않다면 불사용 취소심판을 청구하여 이를 제거하는 경우가 실무적으로 빈번하다.  

또한, 불사용되는 선등록 상표를 제거함으로써 불필요한 분쟁 가능성을 해소하고, 심판 청구인이 스스로 상표를 등록 받기 위하여 유사 선등록 상표의 제거를 위해서도 필요한다.


I.. 각국 불사용 취소심판 규정
(1) 한국: 상표법 제73조 제1항 제3호
(2) 중국: 상표법 제49조
(3) 일본: 상표법 제50조


2. 취소심판 요건
한국, 중국, 일본 모두 등록일로부터 3년이 경과되고, 취소 심판 청구일 이전 3년의 불사용 시간이 지속된 상표에 대한 취소심판 청구가 가능하다


3. 청구인 적격
불사용 취소심판을 청구하기 위한 당사자 자격으로서, 한국은 이해관계인일 것을 요구하나, 중국과 일본은 누구나 취소심판을 청구할 수 있다.


4. 청구 범위
한국, 중국, 및 일본은 모두 지정상품 전부에 대해 또는 지정상품 일부에 대해 가능하다. 


5. 증명 책임
한국, 중국, 및 일본 모두 증명 책임이 상표권자에게 있다.

한국과 일본은 일부 상품에 대한 사용 증거만을 제출하여도 나머지 상품에 대한 등록 상표의 사용이 인정된다. 

중국은 대체로 취소심판 대상이 되는 모든 상품의 사용 사실을 증명하는 것이 바람직하며, 같은 유사군코드에 해당하는 상품의 경우에는 일부 상품에 대한 증명만을도 증명 책임을 완성한 것으로 보기도 한다. .


6. 소요 기간

3 국 모두 대략 6 개월에서 1년이 소요된다.


7. 취소 심판 특징
불사용 취소 심판의 경우 증명책임이 상표권자에게 잇기 때문에 등록 상표의 사용 사실이 없는 경우 등록상표권자가 무대응하는 것이 일반적이며, 이 때문에 비교적 절차가 간명하다.  


8. 등록 상표의 사용인지 여부

한편, 등록 상표권자가 등록 상표를 사용하는 경우, 등록 상표를 그대로 사용하는 경우도 있지만 식별력의 제고를 위해 컬러화허가나 폰트를 변경하여 변형 실시하는 경우가 빈번하며, 이 경우, 등록 상표의 사용으로 인정될 수 있는지 여부가 문제된다.

 (1) 통상적으로 흑백 상표를 등록한 후, 컬러 상표를 사용하는 경우, 동일성 범주 내의 사용으로 보아 불사용 취소를 면할 수 있다. 

 (2) 폰트를 변경하여 사용하거나, 대문자를 소문자로 또는 그 반대로 사용하는 경우에도 등록 상표의 사용으로 인정되는 것이 일반적이다.

 (3) 상표권자의 등록 상표가 영문과 한글이 병기된 상표일 때, 이중 실제 사용함에 있어서, 우리나라는, 영문 또는 한글만 따로 사용하는 경우, 종래에는 등록 상표의 사용으로 인정하지 않았다.  2002년 9월 27일 선고 대법원 2001후2542 판결은, HEALTH MATE와 이의 음역인 헬스 메이트로 2단으로 구성된 등록상표에서, 영문자 부분과 한글문자 부분이 각각 요부라 할 것이므로, 영문자 부분만을 2단으로 변형 사용한 것은, 이 사건 등록 상표와 동일성 범위 내의 상표의 사용이라 할 수 없다고 하여 취소를 인정하였다.


그러나, 2013년 9월 26일 선고 대법원 2012후2463 전원합의체 판결에서, 영문과 그 한글 음역인 국문을 상표 등록한 후 그 중 영문 상표만 사용한 경우에도 등록 상표의 동일성 범위 내의 상표를 사용한 것이다라고 인정한 판례가 있다.  중국의 경우, 확실하지 않다.

다만, 우리 판례는 상품의 특성, 상품이 시장에 판매되는 상황, 시대의 변화 등에 따라 상표 등록된 명칭을 다소 변형하여 사용하는 것이 거래 현실이어서, 영문자와 아울러 한글 발음을 그대로 옮긴 음역이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔하다라고 하면서,  어느 한 부분이 생략된 채 사용된다 하더라도 수용자에게 등록된 상표와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 동일성 범위 내의 상표 사용으로 본다.  그러나, 중국의 경우, 중국어와 영어는 현저한 발음상의 차이가 있기 때문에, 중국어와 영문의 결합 표장 중 어느 하나만을 사용하는 경우, 유사 범위 내의 사용일지언 정 동일성 범위 내의 상표 사용이 아니라고 본다.  중국 실무와 일본 실무는 어떠한 지에 대해 향후  더 연구하여 명확화하기로 한다.   


2013년 10월 6일자로 불사용취소심판제도가 개편되었다.  출원 중 인용상표가 불사용취소심판을 통해 취소된 경우 인용상표로서의 지위를 잃는 것으로 개편되었다.  그래서, 전과는 달리 상표를 일단 출원해놓고 특허청 심사결과를 받아본 후 문제되는 상표에 대해서 불사용취소심판을 통해 등록취소가 되면 상표출원이 등록되는 절차를 밟게 된다.

 개정법 이전에는 특허청 심사결과를 받아보기 전에 취소를 하고 이후 출원하여 등록 받았어야했다.  이 경우 취소된 등록 상표 이외에 다른 상표에 의해 출원 상표가 거절되는 문제가 있었습니다.  새 법 하에서는 취소 심판 결과를 기달려 거절 이유 극복이 가능하므로, 일단 상표 출원을 한 후, 불사용 취소 심판을 청구하여 최선 출원일을 확보하는 전략이 가능하다. 

 

또한, 불사용 취소 심판이 경합되는 경우, 즉, 심판청구인이 복수인 경우,  개정법 이전에는 취소 확정 후에 먼저 출원한 자가 상표권을 가질 수 있었지만, 개정법 하에서는 선출원주의에 의해 최선출원인이 권리를 획득하게 된다.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 불사용취소심판제도 한국 Vs 중국 Vs 일본 webmaster 2017.01.13 7120
공지 권리범위확인심판에서의 자유실시기술 항변의 차단 webmaster 2016.04.28 6712
18 중국 실용신안제도 webmaster 2020.04.06 354
17 Freedom-to-Operate (실시자유) 분석 webmaster 2019.12.05 530
16 미국 특허 소송 시 Markman Hearing의 중요성 webmaster 2019.11.27 461
15 라파스, 테라젝발 특허침해 ITC 제기 file webmaster 2019.11.27 481
14 기술성숙도(Technology Readiness Level)란 webmaster 2019.11.03 382
13 Foreign Filing License 제도 webmaster 2019.06.14 918
12 대법원 전원합의체 판결, 특허실시권자도 특허무효심판을 청구할 수 있다 webmaster 2019.06.03 1321
11 2019년도 정부 지식재산 지원체계 webmaster 2019.05.02 521
10 중국 주요 전리법률 webmaster 2017.04.12 5830
9 중국 주요 상표법의 소개 file webmaster 2017.01.17 7159
8 중국 기업과의 기술 관련 계약 시 검토하여야 할 법률 사항 file webmaster 2016.07.19 2777
7 유럽공동상표(Community Trade Mark) 출원 절차에 대하여 webmaster 2015.08.25 4473
6 직무발명 보상금은 비과세인지? webmaster 2015.08.24 3305
5 [판례 연구] 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 내용의 판결입니다-대법원 2003후373 판결 webmaster 2015.07.08 3429
4 미국 특허 분쟁의 신속한 해결을 위한 PGR(Post) Vs IPR(Inter Partes Review) webmaster 2015.03.20 4574
3 컴퓨터관련발명의 심사기준개정-컴퓨터프로그램 자체를 청구대상으로 허용 webmaster 2014.08.14 1427
2 무료 상표 검색 사이트 webmaster 2014.02.03 12945
1 [미국특허제도] Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)에 대하여 file KwonseokKIM 2013.07.24 19764
Quick Menu