[판례 연구] 종업원의 직무발명을 대표이사 명의로 출원 및 등록 받은 특허의 무효 여부-대법원 2003후373 판결

  대법원 2003후373 판결은,  종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 내용의 판결입니다.  

1. 사실 관계

  갑과 을은 A회사의 직원으로서, 이 사건 특허발명인 “이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치”를 발명하였습니다. 그런데 A 회사는 위 발명에 대해 대표이사인 병을 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받았습니다. 이에 대하여 특허발명의 물품과 동종 물품을 제조, 판매하는 B 회사의 대표이사인 정이 무효심판을 제기한 사건입니다.

2. 원심 판단 (특허법원 2003. 1. 16. 선고 2002허2723 판결 )

 (1) 대표이사 병이 무권리자인지 여부

  특허법원은, 발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인즉 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자, 조언자, 자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 사람은 발명자라고 할 수 없다고 하면서, 기술개발에 관한 일반적인 지시를 하고 보고를 받았다거나 도면제작 등에 따른 비용을 지불한 것에 불과한 병은 발명자라고 볼 수 없다고 하였습니다.

   또한 위 특허발명은 갑과 을의 직무발명이지만, 대표이사 병의 명의로 출원, 등록되었는 바, 갑과 을이 이에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없었고 또한 병이 개발비용을 지불한 것이라 하더라도, 그로써 갑 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 당연히 이전된다고 할 수 없으므로, 병은 정당한 승계인이라 볼 수도 없다고 하였습니다.

  즉, 대표이사 병은 발명자가 아니고 정당한 승계인도 아니므로 무권리자라는 것입니다.

  (2) 경쟁업체 정이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당되는지 여부

  또한 특허법원은, 특허의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 당해 특허물품과 동종의 물품을 생산, 판매하고 있거나 판매할 자로서 당해 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 권리의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다고 하면서, 정은 이 사건 특허의 대상 물품과 동일한 댐퍼 패널을 제작, 설치하는 것을 주된 영업으로 하는 B 회사의 대표이사이므로 이해관계인에 해당한다고 하였습니다.

3. 대법원의 판단 (2003후373 판결)

  대법원은 원심과 같은 취지로 판시하였습니다.

4. 검토

  사안의 경우 원칙적으로 종업원의 직무 발명으로서 승계 절차를 거쳐 회사 명의로 출원이 되어야지만, 대표이사 명의로 출원된 것입니다.  중소규모 회사의 경우 실제 발명자가 아닌 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 직무발명을 출원하는 사례가 많습니다.  이러한 출원에 대하여 판례는 무권리자에 의한 출원이 되어 특허가 무효가 된다는 점을 분명하게 밝히고 있으니 유의하여야 합니다. 

   또한, 대표이사가 단순한 지시나 개발비용 제공에서 더 나아가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다면 대표이사도 공동발명자 중 1인이 될 수 있었을 것이나, 이 경우에도 다른 종업원과의 적법한 승계절차 및 승계예약 없이 단독으로 출원을 하였다면, 특허법상 공동출원 규정 위반으로 특허에 무효사유가 있게 됩니다.  

  무효심판 청구의 당사자적격으로서 이해관계인은 당해 특허물품과 동종의 물품을 생산, 판매하고 있거나 판매할 자로서 당해 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 권리의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다고 하면서, 정은 이 사건 특허의 대상 물품과 동일한 댐퍼 패널을 제작, 설치하는 것을 주된 영업으로 하는 B 회사의 대표이사이므로 이해관계인에 해당한다고 하였습니다. 따라서, 무효심판 청구시 회사의 명의로 할 수도 있지만, 대표이사라면 자신의 명의로도 무효심판을 진행할 수 있는 여지가 있다 할 것입니다.