오는 2025년 7월 22일부터, 특허법 제2조 개정안이 시행되어 '실시'의 정의에 '수출'이 명시적으로 포함됩니다.

이는 "특허기술의 해외유출 방지"를 위한 개정 법률안에 포함된 것으로 2025년 1월 중 공포되어, 공포 후 6개월이 경과한 7월부터 시행됩니다.

 

개정안의 핵심 내용

1. 입법 배경

기존 특허법상 '실시'에는 생산, 사용, 양도, 수입 등이 포함되었지만, '수출'은 빠져 있었습니다. 그래서 국내에서 특허 침해 제품이 생산되더라도, 그 제품이 국내 시장에는 판매, 유통되지 않고 전량 해외로 수출될 경우, 특허권자가 이를 침해로 직접 제재하기 어려워 특허권자의 보호에 미흡할 뿐만 아니라, 특허기술의 해외 유출이라는 문제 인식이 있었습니다.

 

2. 법률적 근거

·   특허법 제2조제3호 (실시의 정의)에 '수출'이 추가됨

·   실용신안법 제2조제3호에도 동일하게 적용

 

3. 적용 범위

·   특허침해금지 청구

·   손해배상청구

·   형사처벌 (특허법 제225조 - 7년 이하 징역, 1억원 이하 벌금)

 

4. 구체적 사례 - 자동차 부품 제조업체 케이스

·   A사가 자동차용 첨단 센서 기술에 대한 특허를 보유함

·   B사는 해당 센서 기술을 활용한 부품을 국내 공장에서 대량 생산함

·   B사는 국내 완성차 업체에는 공급하지 않고, 전량을 동남아시아 및 중남미 자동차 업체에 수출함

·   A사는 국내에서 해당 제품이 판매되지 않아 '양도' 침해를 주장하기 어려웠고, '생산' 침해를 입증하기 위해서는 B사 공장 내부 정보가 필요했으나 이를 확보하기 매우 어려웠음

·   결과적으로 A사는 수년간 특허 침해 제품의 대량 수출을 지켜볼 수밖에 없었고, 해외 시장에서의 경쟁력 상실과 로열티 수입 손실을 감수해야 했음

 

5. 특허법 개정 전 특허권자 A사의 구체적 입장

  1) 생산 침해 주장의 한계와 어려움

  특허법상 '생산'은 특허 침해의 대표적인 실시 행위 중 하나입니다. 그러나 수출 전용 제품의 생산 침해를 주장하기에는 다음과 같은 실질적 어려움들이 있었습니다:

   가. 증거 수집의 한계

·   공장 내부 접근 불가: 침해 제품의 생산 사실을 입증하려면 생산 공정, 제품 설계도면, 생산량 등에 대한 구체적 증거가 필요하지만, 침해자의 공장 내부 정보에 접근하기 매우 어려움

·   영업비밀 보호 명분: 침해자가 영업비밀 보호를 이유로 증거 제출을 거부하는 경우가 빈번함

·   제품 샘플 확보 곤란: 수출 전용 제품의 경우 국내에서 제품 샘플을 구하기 어려워 침해 여부 분석 자체가 불가능한 경우가 많음

   나. 입증 책임의 부담

·   특허권자의 입증 책임: 생산 침해를 주장하는 특허권자가 침해 사실을 입증해야 하는 부담

·   생산 규모와 기간: 단순히 생산 사실뿐만 아니라 상업적 규모의 생산임을 입증해야 하는 추가 부담

·   기술적 동일성 입증: 생산된 제품이 특허발명과 실질적으로 동일하거나 균등한지 기술적 분석을 통해 입증해야 함

   다. 손해 산정의 어려움

·   손해액 산정 기준 모호: 국내에서 판매되지 않는 제품의 경우 국내 시장 가격을 기준으로 한 손해액 산정이 어려움

·   일실이익 입증 곤란: 수출 시장에서의 특허권자의 일실이익을 구체적으로 입증하기 어려움

 

  2) 다른 법률에 의한 구제의 한계

   수출 침해 제품에 대한 직접적인 특허법 적용이 어려운 상황에서, 특허권자들은 다음과 같이 특허권이 아닌 다른 우회적 법률 수단들을 강구하는 시도를 할 수 있지만, 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리면서도 실효성이 떨어지는 한계를 가지고 있었습니다.

 

   가. 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(무역위원회법)

     적용 절차:

·   무역위원회에 불공정무역행위 조사 신청

·   덤핑, 보조금, 긴급수입제한조치 등과 함께 지식재산권 침해도 조사 대상에 포함

·   조사 개시 후 예비판정(150일 이내) → 최종판정(1년 이내)

     제공 가능한 구제조치:

·   수출 중단 권고

·   시정조치 권고

·   관련 기관에 통보 및 협조 요청

     한계점:

·   권고적 성격: 법적 강제력이 없는 권고 수준에 그쳐 실효성 부족

·   절차의 복잡성: 조사 신청부터 최종 결정까지 최소 1년 이상 소요되어 신속한 구제 어려움

·   전문성 한계: 무역위원회의 특허 기술에 대한 전문성 부족으로 정확한 침해 판단 어려움

·   민사적 구제 불가: 손해배상, 가처분 등 민사적 권리구제 수단 제공 불가

 

    나. 관세법상 지식재산권 보호 제도

     적용 절차:

·   관세청에 지식재산권 보호신청서 제출 및 특허권 등록

·   수출입 통관 시 세관의 직권 또는 신고에 의한 통관 보류

·   침해 여부 판단 후 통관 허용 또는 반송/폐기 조치

     제공 가능한 구제조치:

·   침해 의심 물품의 통관 보류

·   침해 확정 시 해당 물품의 반송 또는 폐기

·   수입자/수출자에 대한 과태료 부과

     한계점:

·   수출품 단속의 한계: 관세법상 지식재산권 보호는 주로 수입 단속에 초점이 맞춰져 있어 수출품에 대한 적극적 단속 미흡

·   기술 판단의 어려움: 세관 공무원의 특허 기술 이해도 한계로 정확한 침해 판단 곤란

·   사후 구제 미흡: 통관 보류나 물품 폐기 외에 특허권자에 대한 실질적 손해배상이나 금전적 구제 불가

·   증거 보전 한계: 통관 단계에서만 단속이 가능하여 생산 단계에서의 증거 확보 어려움

 

   다. 민사소송을 통한 간접적 접근

     시도 가능한 방법:

·   부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 통한 영업비밀 침해 주장

·   상표법, 디자인보호법 등 다른 지식재산권과의 복합 침해 주장

·   계약 위반이나 불법행위를 근거로 한 손해배상 청구

     한계점:

·   구성요건 충족의 어려움: 특허 침해와 직접적 연관성이 떨어지는 다른 법령의 구성요건을 충족시키기 어려움

·   입증 부담 가중: 특허 침해 외에 추가적인 위법행위나 계약 위반 사실까지 함께 입증해야 하는 부담

·   구제 범위의 제한: 특허권에 기반한 포괄적 구제보다는 제한적 구제만 가능

 

   라. 형사고발을 통한 간접적 압박

     적용 가능한 범위:

·   영업비밀 침해 시 형사처벌 (부정경쟁방지법)

·   상표권, 디자인권 침해 시 형사처벌

·   저작권 침해 시 형사처벌

     한계점:

·   특허권 직접 보호 불가: 특허권 자체에 대한 형사적 보호 수단 부재 (특허 침해는 원칙적으로 민사 사건)

·   수사기관의 소극적 태도: 지식재산권 침해에 대한 수사기관의 전문성과 적극성 부족

·   국제적 범위의 한계: 수출된 제품에 대한 해외에서의 형사적 조치 한계

 

6. 개정에 따라 특허권 보유 기업의 유의 사항

개정 특허법에 의해 '수출'이 특허 침해 행위로 명확히 규정되며, 특허권자는 특허침해 제품 수출자에게 특허침해금지 청구, 손해배상청구를 할 수 있게 됩니다. 특허법 제225조(침해죄)에 따라 특허권 침해자는 7년 이하 징역, 1억원 이하 벌금이 부과됩니다. 이에 따라, 기업에서는 다음과 같은 준비가 필요합니다.

  1) 수출 침해 감시 체계 구축

·   국내 생산업체들의 수출 동향을 주기적으로 모니터링하는 시스템을 구축해야 합니다.

·   관세청, 무역협회 등의 수출입 통계를 활용한 침해 제품 추적 방안을 마련해야 합니다.

  2) 증거 수집 및 보전 강화

·   수출 침해의 경우 해외로 제품이 반출되어 증거 확보가 더욱 어려우므로, 사전에 철저한 증거 수집 계획을 수립해야 합니다.

·   세관 신고서류, 선적서류, B/L 등 수출 관련 서류 확보 방안을 준비해야 합니다.

  3) 해외 특허권과의 연계 전략

·   국내 수출 차단과 더불어 수입국에서의 특허권 확보 및 권리행사 전략을 병행해야 합니다.

·   주요 수출 대상국에서의 특허 포트폴리오를 점검하고 보강해야 합니다.

  4) 라이선스 계약 재검토

·   특허 기술의 사용 허락 시 '수출'을 명시적으로 포함시켜야 합니다.

  5) 세관 등록 및 국경조치 활용

·   특허권을 세관에 사전 등록하여 통관단계에서의 차단 시스템을 구축해야 합니다.

·   관세법상 지식재산권 침해물품 단속 제도를 적극 활용합니다.

 

7. 특허권이 없는 수출 기업(침해 우려 기업)의 유의 사항

  1) 수출 제품에 대한 특허 침해 위험성 재점검

·   기존에 국내 판매하지 않아 안전하다고 여겼던 수출 전용 제품들에 대해서도 특허 침해 여부를 재검토해야 합니다

·   수출 대상 제품의 국내 특허 현황을 면밀히 조사하고 Freedom To Operate(FTO) 분석을 실시해야 합니다

  2) 라이선스 계약 재검토 및 보완

·   기존 라이선스 계약에서 '수출' 권한이 명시적으로 포함되어 있는지 확인해야 합니다

·   수출 지역, 수출 물량 등에 대한 제한 조건을 재검토하고 필요시 계약을 보완해야 합니다

  3) 수출 전 사전 검토 체계 구축

·   새로운 수출 제품에 대해서는 반드시 특허 침해 여부를 사전 검토하는 내부 절차를 마련해야 합니다

·   특허 전문가 또는 변리사와의 상시 상담 체계를 구축해야 합니다

  4) 분쟁 대응 방안 수립

·   수출 침해로 인한 법적 분쟁에 대비하여 대응 매뉴얼을 준비해야 합니다

·   침해 주장에 대한 무효 항변, 비침해 항변 등의 방어 전략을 사전에 검토해야 합니다

  5) 대안 기술 개발 및 우회 설계

·   특허 침해 위험이 있는 기술에 대해서는 대안 기술 개발이나 우회 설계를 통한 근본적 해결방안을 모색해야 합니다

·   R&D 단계부터 특허 회피 설계를 고려한 제품 개발 프로세스를 구축해야 합니다

 

이번 개정을 통해 그간의 특허 보호 사각지대가 해소되어 특허권자의 실질적 권리 구제가 가능해질 것으로 예상되며, 수출 기업들은 변화된 법제에 맞춰 사전 대비책을 마련해야 합니다.

 

김권석 변리사