▣ 선도업체가 막대한 연구시간과 비용으로 개발한 원천 기술을 바탕으로 신제품을 시장에 출시하여 인기를 얻으면, 이후 후발업체가 신제품의 기능과 구성을 참조하여 단순 모방품이 아닌 꽤 효용성이 있는 새로운 기능을 부가한 제품으로 시장에 참여하여, 수요를 상당히 잠식하는 경우가 있습니다.

 선도업체에게 원천 기술을 보호하는 특허가 있다면, 특허로써 후발 업체의 제품을 시장에서 배제할 수 있습니다.  이렇게 특허로써 후발 업체의 새로운 기능을 부가한 제품을 배제하기 위해서는 후발 업체의 제품이 해당 특허의 침해를 구성하여야 하는데, 이를 위해서는 후발 업체의 제품이 해당 특허 발명의 이용 발명이어야 합니다. 

▣ 우선 이용 발명이 되려면, 대법원 판례에 따르면, 다음 세 가지 요건을 충족해야 합니다:

1.   후발 발명이 선행 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용할 것

2.   후발 발명 내에서 선행 특허발명이 발명으로서 일체성을 유지할 것

3.   후발 발명이 선행 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가할 것

▣ 이용발명 예시

• 무선이동통신기기 + 폴더 및 액정화면 추가
  선발명자가 무선이동통신기기를 발명했고, 후발명자가 여기에 액정상태의 스크린과 폴더(접힘) 기능을 추가하여 새로운 이동통신전화기를 만든 경우, 이 후발명은 선행발명을 이용한 이용발명에 해당한다. 이때 후발명자는 자신의 특허를 받았더라도 선행 특허권자의 허락 없이 제품을 제조·판매할 수 없습니다.
• 특허발명 a + b → a + b + c
  예를 들어, 기존 특허발명이 a와 b로 구성되어 있을 때, 새로운 발명이 a, b, c로 구성되어 있다면, 이 새로운 발명은 기존 특허의 기술적 구성을 모두 포함하면서 새로운 요소 c를 추가한 것이므로 이용발명에 해당한다. 이때도 후발명자는 선행 특허권자의 허락 없이 실시할 수 없습니다.
• 기계장치에 부품 추가
  기존에 특허받은 기계장치에 새로운 부품이나 기능을 추가하여 기술적으로 더 우수하게 만든 경우에도, 그 추가가 기존 장치의 기술적 일체성을 해치지 않는 한 이용발명에 해당합니다.

▣ 법원 판단기준

특허발명과 확인대상발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결등).

▣ 결론

이용발명은 기존 특허기술을 그대로 포함하면서 새로운 기술적 요소를 추가한 발명입니다.  새로운 발명은 확인대상발명으로서 특정되는데, 확인대상발명이 기존 특허 발명을 그대로 포함하여 이를 이용하면서, 새로운 기능을 발휘하기 위한 구성을 새롭게 추가한 것에 해당하는 경우 이용 발명이 성립됩니다. 

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변리사 김권석