타인의 신제품이나 상품 설명서에 기재된 상품의 형태를 모방한 제품의 제조, 판매 및 전시 등의 실시 행위가 타인의 권리를 침해할 여지가 있는지 판단하기 위해서는, 타인의 해당 제품이 디자인보호법상 등록된 디자인으로서 보호되고 있는지 여부와, 디자인 출원되어 등록된 권리가 아닐지라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, 부정경쟁방지법이라 함)의 제2조 '자'목에서 정하는 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 검토하여야 한다.

첫째, 디자인보호법상 등록된 디자인인지 여부는 등록디자인을 검색하는 방식으로 이루어지며, 동일 유사한 타인의 선등록 디자인이 있는지를 검색하여, 타인의 동일 또는 유사한 디자인이 있다면 등록 디자인을 침해할 가능성이 있는 것이다. 

둘째, 부정경쟁방지법의 제2조 제1호 (자)목이 규정하는 부정경쟁행위는, 아래와 같다.  

자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

대법원은 "부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 표현된 ‘모방’이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”라고 판시하였다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결).  즉, 부정경쟁행위에 해당하는 모방이라고 하는 것은 실질적으로 동일한 형태에 해당하는 정도로 유사 범위까지 확장되는 것은 아니라 할 것이다. 

타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 경우라도, 위 자목의 단서 규정에 따라, 그 상품이 공개된지 이미 3년이 경과하였거나, 3년이 경과되지 않았더라도, 그 모방 자체가 '상품이 통상적으로 가지는 형태'를 모방한 경우에 불가한 경우라면, 이러한 모방 제품의 제조 또는 판매 등은 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.  여기서, '상품이 통상적으로 가지는 형태'란 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위해여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미하므로(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결), 동종의 상품 분야에서 채용이 불가피한 형태이거나 흔히 볼 수 있는 개성이 없는 형태를 모방한 경우에는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

실무상, 실시 제품이 타인의 제품에 대해 모방이 인정되는 경우이고, 타인의 제품이 출시된지 3년이 경과되지 않은 경우라 하더라도, 해당 제품의 형태 자체가 동종의 상품 분야의 다른 제품들과 비교시 일반적으로 채택되는 형태에 불과하고, 차별성이 없는, 즉 개성이 없는  흔한 것에 불과한 것이라면, 완전한 복제(Dead copy)일지라도 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단한다.

변리사 채현경@아이피맥스 특허법률사무소