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변리사 컬럼


미국특허를 무효(invalidation)시키기 위한 방안 : PGR Vs IPR


1. 개요

발명법(AIA)의 도입으로,  미국 특허분쟁발생시 소송과 별도로 미국 특허의 무효를 다툴 수 있는 재심사 (Reexamination) 제도가 크게 수정되었다.  

특히 재심사 제도 중 소송진행시 저렴하게 이용되었던 종래의 당사자계 재심사(Inter partes  Reexamination) 제도는 2012.9.16.부터 신청할 수 없으며, 대신 새롭게 마련된 PGR(Post Grant Review; 등록후 리뷰) 및 IPR(Inter partes Review: 당사자계 리뷰) 제도를 이용할 수 있다.  

PGR은 우리나라의 이의신청제도에 대응되며, IPR은 무효심판제도와 유사하다.   재심사 제도 중의 하나의 기존의 결정계 재심사(Ex parte reexam) 제도는 그대로 유지되었다.


2. 실익  

  PGR과 IPR 제도는 법률에 의해 1년 ~ 1.5년 이내에 결정을 내려야 하므로 통상의 민사소송 절차보다 빠르며, 평균 36개월 정도가 소요되었던 당사자계 재심사보다 신속하게 결정을 받을 수 있어 민사법원에 침해 소송이 진행 중일 때 분쟁의 조기 해결을 위해 이용될 수 있다. 

 기존 미국특허소송은 자금력이 풍부한 특허권자의 특허소송 진행시 상대방은 금전적 압박(미국특허소송비용은 3년간 평균 2.5백만불 정도)과 미국 소송의 배심원 제도가 특허권자에게 유리할 것이라는 심리적 압박을 받아 불리한 입장에서 손해액과 관계 없이 향후 소송비용을 고려한 금액으로 합의하는 경우가 많다.  그러나, IPR/PGR 제도를 이용하는 경우, 소송절차나 재심사 제도보다 월등히 빠른 처리기간과 배심원이 아닌 특허전문가의 판단을 받는 이점이 있어, 분쟁 초기에 선제적 공격수단으로서 PGR과 IPR을 이용한다면 특허권자가 소송을 통해 얻고자 하는 유리한 지위를 상쇄하고, 역으로 특허권자를 압박하여 특허권자보다 우위를 점유할 수 있으며, 결과적으로 유리한 협상결과를 얻어내 적은 비용으로 특허분쟁을 해결할 수 있을 것으로 기대된다.


3. PGR과 IPR의 공통점


◎ 당사자 특정 여부 :  결정계 재심사(Ex parte reexam) 경우 신청인은 익명으로 신청할 수 있지만,

PGR/IPR은 종전의 당사자계 재심사(Inter partes reexam)와 같이 익명 신청이 불가능하고, 모든 당사자를 특정해야 한다.


◎ 금반언 적용 여부 : PGR/IPR은 당사자계 재심사(Inter partes reexam)와 같이 절차 진행 중 제시되거나 제시될 수 있었던 사항에 대해 추후 특허청, 법원 및 ITC에서 이에 반하는 사항을 다시 주장할 수 없게 되는 금반언 적용을 받는다.


◎ 소요 기간 :  PGR/IPR은 절차개시 후 1년 이내에 최종결정을 내려야 하며, 이 기간은 6개월까지 연장할 수 있다.


◎ 신청 기관 : 재심사(reexam)는 미국특허청(USPTO)의 Central Reexamination Unit에서 진행되나 PGR/IPR은 심판원격인 PTAB(Patent trial appeal Board)에서 진행된다.


◎ 불복 방법:  PGR/IPR의 결정에 대해서는 연방법원에 불복할 수 있다.


4. PGR과 IPR의 차이점


구분 

PGR


IPR 

신청

기간

 

등록 후 9개월 이내

등록 후 9개월 후 또는 PGR 종료 후 

(PGR이 신청되어 진행되고 있는 경우에는 그 절차가 종료되기 전에는 IPR을 신청할 수
없음)

신청인이 이미 민사법원에 특허의 유효성 확인을 청구한 때

에는 신청 불가.  그러나, 상대방이 제기한 소송에서 반소로 무효를 다투는 경우에는 적용되지 않음.

(PGR/IPR 신청후 그 신청인이 민사법원에 특허의 무효를 다투는 청구를 하는 겨우, 민사법원 청구는 예외적인 경우를 제외하고는 자동적으로 중단됨)

신청

사유

 특허의 무효와 관련된 모든 사유  

선행문헌과 관련된 신규성 및 진보성 결여

신청

제한

적어도 하나의 청구항이 무효가 될 가능성이 전혀 없지 않다는 것(more likely than not)을 제시해야 절차가 개시됨
PGR보다 더 엄격하여, 적어도 하나의 청구항이 무효가 될 합리적인 가능성이 있다는 것(RLS, reasonable likelihood of success)을 제시해야 절차가 개시됨 
참고로, 결정계 재심사(Ex parte reexam)에서는 특허성에 대한 실질적으로 신규한 사항(SNQ, substantial new question of patentability)만 있으면 절차가 개시됨

관납료 

 USD 35,800 (청구항 개수 1~ 20)

10항 추가시 USD 35,800 가산

 USD 27,200 (청구항 개수 1~ 20)

10항 추가시 USD 27,200 가산

예상

비용

USD 266,000 ~ 339,000 예상 (출처:  미국특허청 Federal Register / Vol. 77, No. 28 / Friday, February 10, 2012 / Proposed Rules) 


당소 담당자: 변리사 김권석


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