특허 소송은 다른 분야의 소송보다 일반적으로 복잡하고 독특한 절차가 필요한 소송이다.  특허 소송이 다른 분야의 소송보다 더 복잡한 이유는 다른 소송보다 더 많은 issues(판결을 받아야하는  논쟁점)가 있고, 거의 모든 특허 소송에는 기술 전문가(technical expert)와 경제 전문가(economics expert – damages expert)가 필요하며 때로는 양사의 변호사 이외에 추가로 법률 전문가(legal expert)도 필요할 수 있기 때문이다.

추가로 미국 특허 소송에는 다른 어떠한 소송에서도 사용되지 않는 마크맨 공청회(Markman Hearing)라는 독특한 절차가 있다.  마크맨이라 불리는 이 절차는 연방법원 판사가 특허 청구항에 적힌 단어나 구절의 뜻(즉 특허청구범위의 해석)을 결정해 주는 법정 공청회이다. 보편적으로 특허 분쟁은 중요한 단어 하나의 뜻의 정의, 즉 그 단어의 범위가 어떻게 한정되는가 따라 특허 침해성(infringement)과 무효성(invalidity)이 판결될 수 있다. 그러므로 특허 분쟁에서는 옛말처럼 '아' 다르고 '어'가 다르다는 말이 현실로나타날 수 있다. 예를 들면, 어떠한 물건이 '원형(circular)'이라 하면 정확히 '원'이 돼야 하는가 아니면 '타원형'도 '원형'이라고 할 수있는가, 또는 어느 정도의 '타원형'이 '원형'에 포함되고 또 포함되지 않는가 하는 분쟁이 있을 수 있다. 추가로 '구체(sphere)' 또는 미식 축구공 모양도 '원형'이라는 단어 범위 안에 표현 될 수 있는가 하는 문제로까지 비화할 수 있다. 그러므로 미 연방 판사가 '원형'의뜻을 정확히 판결해 주는 공공청회(hearing)가 바로 마크맨 공청회이다. 판사가 마크맨 공청회를 통해 얼마나 넓은 청구항 범위를 부여하는가를 결정하는 마크맨 판결에 따라 특허 소송의 승패가 갈린다 할 수 있다고 표현해도 과언이 아니다. 더 혼동을 갖고 올 수 있는요소는 판사가 마크맨 판결 후에도 필요에 따라 그리고 증거물에 따라 법의 정당성 또는 판결의 정당성을 위해서라면 재판 도중에서까지 바꿀 수 있다는 점이다. 따라서 이 판결은 매우 중요한 결정이 된다.

특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 1차적 증거자료(intrinsic evidence)에 기초하게 된다.  그러나 보편적으로 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 종래 기술(prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 추가해 검토하고 마크맨 공청회를 거쳐 판사가 결정을 내린다. 추가로 특허청구범위의해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술(prior art)을 포함하지 않는 범위 내에서 최대한 넓게 이해를 하게 된다. 이러한 1차적 증거 자료 및 2차적 증거 자료 사용 외 사전에 기록된 뜻(dictionary definition)도 매우 중요하게 여겨진다. 그러나 현실상이용할 수 있는 많은 사전들이 있고, 사전마다 단어 뜻이 약간 다르게 표현돼 있을 수 있으므로, 사전에 기록된 뜻을 인용하려면 기술 전문가의 증언이 필요하게 된다. 현실상 사전에 기록된 뜻은 보편적으로 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류되지만Webster’s Dictionary와 같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻은 법원에서 뚜렷이 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류한다는 판례는 없다.

마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석이 어떠한 과정을 거쳐서 판결이 됐는지는 매우 중요한 요소가 된다.  2015년 이전에는 판사가마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떻게 했는가에 상관 없이 모든 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소법원(U.S. Federal Circuit Court)에서 지방법원의 판결에 상관 없이 완전한 재검토(de novo – 처음부터 끝까지) 대상이었다. 그러므로 상소법원에 지정된 3명 중 2명의 연방 상소법원 판사가 1심 판사와 약간의 다른 청구 범위를 책정하게 되면, 그 많은 변호 비용과 시간이 소모된 판결이 다시 1심 판사에게 되돌아가 미 연방 상소 법원 판사가 판결한 범위로 새 재판을 해야 됐다. 그 이유는 미 연방 상소법원에서는 특허법 전문 판사들만 모여 있고 그 분들의 의견으로는 많은 1심 판사가 기술적인 전문가나 특허와 관계된 전문가가 아니라고 판단하기 때문이다. 

그러나 2015년에 미 연방 대법원에서 Teva Pharmaceuticals USA Inc. v. Sandoz Inc., 135 S. Ct. 831, 836-41(2015)의 판결을통해 1심 지방법원 판사가 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떠한 증거물로 판결했는지에 초점을 두고 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소에서 완전한 재검토를 하게 할지, 아니면 1심 판사의 판결에 많은 권위(deference)를 부여할지를 판단하게 됐다.  만일1심 판사가 1차적 증거 자료로만 특허청구범위를 해석했으면 1심 판사가 하나의 법률 조항을 판결한 것으로 보고 완전한 재검토(de novo) 대상으로 판단한다. 그러나 1심 판사가 1차적 증거 자료만으로 특허청구범위를 판결하기에 부족하다 생각해 2차적 증거 자료의 사용이 필요했다면, 2차적 증거 자료에 의한 판결은 하나의 사실(fact)을 결정한 것이 돼 1심 판사가 2차적 증거 자료에 의한 결정 내용에 대해서는 1심 판사의 명백한 실수(clear error)가 있다고 판단될 때만 1심 판사의 판결을 바꿀 수 있게 된다. 이러한 상황에서Webster’s Dictionary같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻이 1차적 증거 자료로 책정되는가 아니면, 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 책정되는가가 매우 중요한 요소가 될 수 있다.

특허소송에서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 범위 판결은 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 된다. 대부분의 경우에 마크맨 공청회 판결에 비례해는 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgment motion)을 신청할 수 있으므로, 많은 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 승소 가능성을 갖게 되며, 유리한 화해(settlement)를 이끌어낼 수 있게 된다.

이같은 특허소송에 비례해 특허 출원 당시 확실한 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송절차를 고려한 설명서(specification), 청구범위(claims)의 작성 및 특허 청구항 내 중요한 단어(word) 또는 문장(Phrase)은 특허 명세서(specification)에 분명히 표현함으로써 분쟁의 소지가 없애는 것은 미래의 소송을 승소로 이끄는 지름길이 된다.